EPG-Report 11|24

Geschäftsführerhaftung

Nach Auffassung der Lokalkammer München seien Mitglieder der Geschäftsführung eines patentverletzenden Unternehmens regelmäßig „Mittelspersonen“ im Sinne des Art. 63 Abs. 1 S. 2 EPGÜ, gegen die ein gerichtliches Verbot erlassen werden kann (Anordnung vom 13. September 2024 – UPC_CFI_390/2023). In unserem EPG-Report 10/24 hatten wir Zweifel an der Richtigkeit dieser rechtlichen Würdigung geäußert. Das Berufungsgericht ist der Rechtsauffassung der Lokalkammer München entgegengetreten (Anordnung vom 29. Oktober 2024 – UPC_CoA_549/2024). Der Geschäftsführer eines patentverletzenden Unternehmens vertrete das Unternehmen. Das Unternehmen könne daher im Verhältnis zu diesem Geschäftsführer nicht „Dritter“ im Sinne von Art. 63 EPGÜ und Art. 11 der Enforcement-Richtlinie sein. Deshalb könne sich eine Haftung nach Art. 63 Abs. 1 S. 2 EPGÜ als „Mittelsperson“ nicht allein aus der Funktion als Geschäftsführer eines patentverletzenden Unternehmens ergeben. Offen gelassen hat das Berufungsgericht, ob der Geschäftsführer eines patentverletzenden Unternehmens aus anderen rechtlichen Gesichtspunkten für die Patentverletzung haftet. Die Geschäftsführerhaftung bleibt vorerst ungeklärt. 

Dringlichkeit im einstweiligen Rechtsschutz

Für Verfügungsverfahren vor dem EPG gilt das Dringlichkeitserfordernis. Die Lokalkammer Düsseldorf hat ihre Auffassung aufgegeben, dass ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung innerhalb eines Monats gestellt werden muss (Anordnung vom 30. April 2024 – UPC_CFI_463/2023). Es gebe keine feste Frist (Anordnung vom 31. Oktober 2024 – UPC_CFI_347/2024). Es sei von Fall zu Fall würdigen, ob das Verhalten des Antragstellers bei einer Gesamtschau der Umstände den Schluss rechtfertigt, dass ihm die Durchsetzung seiner Rechte nicht dringend ist. Bei einer Antragstellung sechseinhalb Wochen nach Erwerb des Verletzungsprodukts sah die Lokalkammer Düsseldorf die Dringlichkeit als gewahrt an. Damit folgt die Lokalkammer der Auffassung des EPG-Berufungsgerichts (Anordnung vom 25. September 2024 – UPC_CoA_182/2024).

Demgegenüber verneinte die Lokalkammer Lissabon die Dringlichkeit eines Verfügungsantrags der innerhalb von sechs Wochen nach Testkauf eingereicht worden war, weil der Antragsteller nicht dargelegt hatte, zu welchem Zeitpunkt vor dem Testkauf er Kenntnis von dem potentiell patentverletzenden Produkt erlangt hatte und starke Indizien dafür sprachen, dass diese Kenntnis mindestens sieben Monate (eher drei Jahre) vor dem Testkauf vorlag (Anordnung vom 15. Oktober 2024 – UPC_CFI_317/2024). Nach der – u. E. zutreffenden – Auffassung der Lokalkammer Lissabon kann das EPG nicht feststellen, dass das Dringlichkeitserfordernis erfüllt ist, wenn der Antragsteller verschweigt, ab wann er Kenntnis von der Verletzungsform hatte und somit Maßnahmen zur Aufklärung einer möglichen Patentverletzung einleiten konnte. Denn der Zeitraum des Zuwartens im Sinne R.211.4 VerfO ist ab dem Tag zu bemessen, an dem der Antragsteller bei der gebotenen Sorgfalt über die erforderlichen Tatsachen und Beweismittel hätte verfügen müssen, um einen Antrag auf einstweilige Maßnahmen erfolgsversprechend zu stellen (Anordnung vom 25. September 2024 – UPC_CoA_182/2024).

Domain-Inhaberschaft als Patentverletzung 

Die Lokalkammer Lissabon hat den Leitsatz aufgestellt, die bloße Inhaberschaft einer Internetdomain („merely owning an internet domain“) begründe eine Patentverletzung im Sinne des Art. 25 lit. a EPGÜ, wenn über diese Domain verletzende Produkte angeboten and/oder verkauft werden (Anordnung vom 15. Oktober 2024 – UPC_CFI_317/2024). Es erscheint zweifelhaft, dass das EPG-Berufungsgericht diese Auffassung in ihrer Absolutheit bestätigen würde. Wenn aus Sicht von Interessenten nicht der Domaininhaber als Bezugsquelle für die auf der Website beworbenen Produkte in Betracht kommt, etwa weil dort nur auf Dritte als Bezugsquellen verwiesen wird, fehlt es u.E. seitens des Domaininhabers an einem eigenen, patentrechtlich relevanten Anbieten im Sinne des Art. 25 lit. a EPGÜ. Für den Domaininhaber ist dann allenfalls eine Haftung als „Mittelsperson“ nach Art. 63 Abs. 1 S. 2 EPGÜ in Betracht zu ziehen.

Beschränkung einer einstweiligen Unterlassungsverfügung aufgrund Interessenabwägung

Die Lokalkammer Düsseldorf hat ein gerichtliches Verbot gegen einen Automobilzulieferer aufgrund Interessenabwägung dahingehend begrenzt, dass bereits bestehende Lieferverpflichtungen gegenüber einem bestimmten OEM erfüllt werden durften (Anordnung vom 31. Oktober 2024 UPC_CFI_347/2024 und Anordnung vom 31. Oktober 2024 UPC_CFI_368/2024). Verboten wurde eine Ausweitung der Benutzung der Verletzungsform (durch Vertrieb der Verletzungsform an andere Kunden oder durch eine Erhöhung der vom Verbot ausgenommenen Liefermenge an den bestehenden Kunden). Darüber hinaus wurde die Gestattung der Weiterbelieferung von einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht. Die Lokalkammer betonte, dass es sich um eine eng begrenzte Ausnahme handele. Entscheidend seien einerseits die Besonderheiten der Automobilindustrie (Erfordernis der Homologation und Typenzulassung) im Allgemeinen, die einer kurzfristige Substituierung der Verletzungsform durch das alternative Produkt des Patentinhabers entgegenstünden, und andererseits der im konkreten Fall zu erwartende Schaden des Beklagten, der denjenigen des Klägers um ein vielfaches überstiegen hätte. 

Rechtsbestand im einstweiligen Rechtsschutz

Bei Erlass einer einstweiligen Verfügung hat das EPG den Rechtsbestand des Patents zu berücksichtigen, R. 209.2(b) VerfO. Das EPG kann insoweit nur eine Prognoseentscheidung treffen, weil ein Patent nicht im Wege der einstweiligen Verfügung widerrufen werden kann. Nach Auffassung der Lokalkammer Düsseldorf hat das EPG zu prüfen, wie der Spruchkörper, der einen technisch qualifizierten Richter umfasst, im Falle einer Hauptsacheklage wahrscheinlich über den Widerruf des Patents entscheiden würde (Anordnung vom 31. Oktober 2024 – UPC_CFI_347/2024). 

Entscheidungen anderer europäischer Gerichte oder Entscheidungen des EPA, die dasselbe Patent betreffen, seien für das Gericht nicht bindend, könnten aber hilfreiche Hinweise liefern, die das Gericht berücksichtigen könne. Für die Frage, was wahrscheinlicher ist, die Nichtigkeit oder die Gültigkeit des Patents („whether the patent in suit is more likely to be invalid than not“), sei die allgemein hohe Widerrufsquote bei Europäischen Patenten ohne Relevanz. Allgemeine statistische Erwägungen ließen keine Rückschlüsse auf die Gültigkeit des konkret zu beurteilenden Patents zu. 

Die hohe Widerrufsquote dürfte u. E. jedenfalls dann zu berücksichtigen sein, wenn es um den Erlass einer einstweiligen Verfügung ohne Anhörung des Gegners geht. Hat ein Patent keinen kontradiktorischen Rechtsbestandsangriff überstanden und fand kein vorgerichtlicher Austausch zwischen den Parteien statt, kann das EPG wegen der hohen Widerrufsquote in der Regel nicht davon ausgehen, dass der Rechtsbestand des Patents für den Erlass einer einstweiligen Verfügung ausreichend gesichert ist. 

Der erste Spruchkörper des EPG-Berufungsgerichts hatte ursprünglich keinen positiven Maßstab für die Prüfung der Rechtsbestandsprognose aufgestellt, sondern nur entschieden, dass eine einstweilige Verfügung nicht in Betracht kommt, wenn es das Gericht für überwiegend wahrscheinlich ansieht, dass das Patent nichtig ist (Anordnung vom 26. Februar 2024 – UPC_CoA_335/2023). Hiervon ausgehend hat der zweite Spruchkörper des EPG-Berufungsgerichts es für eine einstweilige Verfügung ausreichen lassen, dass es nicht überwiegend wahrscheinlich ist, dass das Verfügungspatent nichtig ist (Anordnung vom 25. September 2024 – UPC_CoA_182/2024). 

Einwand der widerrechtlichen Entnahme im einstweiligen Rechtsschutz

Im einstweiligen Verfügungsverfahren vor dem EPG kann der vom Antragsgegner erhobene Einwand der widerrechtlichen Entnahme unter dreifacher Hinsicht zu berücksichtigen sein: Fehlen der Aktivlegitimation, als Nichtigkeitsgrund und als Gesichtspunkt im Rahmen der Interessenabwägung. Nach Ansicht der Lokalkammer Düsseldorf wird dieser Einwand jedenfalls im einstweiligen Verfügungsverfahren jedoch ohne materielle Prüfung zurückgewiesen, wenn der Antragsgegner es versäumt hat, den behaupteten Vindikationsanspruch rechtzeitig vor den nationalen Gerichten durchzusetzen (Anordnung vom 31. Oktober 2024 UPC_CFI_347/2024 und Anordnung vom 31. Oktober 2024 UPC_CFI_368/2024). Im entschiedenen Fall war der Hinweis auf die Erteilung des Patents etwa zwei Jahre vor dem Verfügungsverfahren veröffentlicht, aber keine Vindikationsklage erhoben worden. 

Patentauslegung – keine "Gillette-Defense"

Die Lokalkammer Düsseldorf hat den Auslegungsgrundsatz bestätigt, dass der vom Patentanspruch unter Schutz gestellte Gegenstand regelmäßig nicht auf ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel beschränkt werden darf (Anordnung vom 31. Oktober 2024 UPC_CFI_373/2023). Zudem hat sie sich zur Bedeutung von Stand der Technik für die Schutzbereichsbestimmung geäußert. Stand der Technik als solcher sei keines der in Art. 69 Abs. 1 EPÜ Auslegungsmittel. Wenn in der Patentbeschreibung Stand der Technik diskutiert wird, seien jedoch die „relevanten Überlegungen“ zu berücksichtigen. Sofern das Patent sich in einer bestimmten Hinsicht vom (diskutierten) Stand der Technik abgrenzt, sei eine Patentauslegung zu vermeiden, die diese Abgrenzung außer Acht lässt. Bei Anwendung dieser Auslegungsprinzipien sah die Lokalkammer keinen Raum für die vom Beklagten erhobene „Gillette-Defense“. Die auf ein englisches Urteil aus dem Jahr 2013 zurückgehende Verteidigung beruht auf dem Argument, dass eine Patentverletzung zu verneinen ist, wenn die Verletzungsform zum Prioritätszeitpunkt als nicht neu, jedenfalls nicht erfinderisch, gegenüber dem Stand der Technik anzusehen gewesen wäre ([1913] UKHL J0630-1 - Gillette Safety Razor v. Anglo-American Trading).

Veröffentlichungsanordnung

Nach Auffassung der Lokalkammer Düsseldorf ist die Veröffentlichung der Entscheidung des EPG (Art. 80 EPGÜ) nur anzuordnen, wenn der gebotene Schutz des Klägers durch die anderweitigen Anordnungen (Unterlassung, Auskunft, Rückruf, etc.) nicht wirksam und ausreichend gewährleistet ist (Anordnung vom 31. Oktober 2024 UPC_CFI_373/2023). Im Rahmen der gebotenen Interessenabwägung berücksichtigt die Lokalkammer, dass die Veröffentlichungsbefugnis ein Element der Bestrafung für den Beklagten enthält. Die Entscheidung spricht dafür, dass die Anordnung der Veröffentlichungsbefugnis regelmäßig nicht in Betracht kommt. Der Kläger hat substantiiert darzulegen, dass und inwiefern der konkrete Fall sich von anderen Fällen von Patentverletzung dahingehend unterscheidet, dass eine Veröffentlichung der Entscheidung ausnahmsweise erforderlich und angemessen ist.  

Antragsberechtigung im einstweiligen Rechtsschutz

Die Lokalkammer Düsseldorf scheint im einstweiligen Verfügungsverfahren zu Lasten des Antragsgegners strenge Anforderungen an die Widerlegung der Vermutungswirkung des Rollenstands stellen zu wollen (Anordnung vom 31. Oktober 2024 UPC_CFI_347/2024 und Anordnung vom 31. Oktober 2024 UPC_CFI_368/2024). Generell trägt der Antragsteller die Darlegungs- und Beweislast für seine Antragsberechtigung, Art. 47 EPGÜ. Bei einem europäischen Patent kommt es auf die materielle Inhaberschaft an, wobei dem Rollenstand die Wirkung einer widerleglichen Vermutung zukommt, R. 8.5 lit. c VerfO. Mit der Vermutung ist eine Umkehr der Beweislast zu Gunsten des im Patentregister eingetragenen Patentinhabers verbunden. An diese Beweislast scheint die Lokalkammer Düsseldorf erhöhte Anforderungen stellen zu wollen. Sie qualifiziert die Vermutung als eine „starke“. Im einstweiligen Verfügungsverfahren können sie widerlegt werden, wenn die Eintragung offensichtlich fehlerhaft ist. Welche Anforderungen für eine offensichtliche Fehlerhaftigkeit erfüllt sein müssen, konkretisiert die Lokalkammer nicht.  

Einstellung der Zwangsvollstreckung

Die Berufung gegen eine erstinstanzliche Entscheidung des EPG hat grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung (Art. 74 Abs. 1 EPGÜ). Das Berufungsgericht kann die aufschiebende Wirkung jedoch auf Antrag (R.223.2 VerfO) anordnen, wenn die angefochtene erstinstanzliche Entscheidung evident fehlerhaft ist oder die Vollstreckung aus der angefochtenen

Entscheidung die Berufung weitgehend gegenstandslos machen würde. Das Berufungsgericht hat den Prüfungsmaßstab konkretisiert (Anordnung vom 29. Oktober 2024 – UPC_CoA_549/2024): Ein evidenter Fehler, nämlich eine „offenkundige Rechtsverletzung“, seitens des erstinstanzlichen Gerichts liegt vor, wenn die tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Erwägungen, die für die erstinstanzliche Entscheidung tragend sind, sich bereits bei summarischer Prüfung als nicht tragfähig erweisen. Dann ist die aufschiebende Wirkung regelmäßig anzuordnen. Dies gilt regelmäßig auch dann, wenn das angefochtene Urteil sich im Ergebnis möglicherweise mit anderen Feststellungen oder auf Grund anderer rechtlicher Erwägungen als zutreffend erweisen kann.

Kostentragung des Beklagten trotz Klageabweisung

Im Verfahren vor dem EPG gilt, dass die unterlegene Partei in der Regel die Kosten des Verfahrens trägt, soweit Billigkeitsgründe nicht entgegenstehen, Art. 69(1) EPGÜ. Kommt der Beklagte den Anträgen des Klägers durch Abgabe einer umfassenden Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung nach, hat er nach Auffassung des EPG-Berufungsgerichts die Kosten zu tragen, ohne dass es auf die Erfolgsaussichten der Klage im Zeitpunkt der Erledigung ankommt (Anordnung vom 4. Oktober - UPC_CoA_2/2024). Zulässigkeit und Begründetheit des Falles zum Zeitpunkt der Abgabe der Verpflichtungserklärung seien im Allgemeinen nicht zu prüfen, um festzustellen, welche Partei die obsiegende Partei ist. Eben wegen der Unterlassungs-/Verpflichtungserklärung habe der Kläger obsiegt. Dem Beklagten ist daher anzuraten, eine Unterwerfungserklärung entweder nicht oder aber möglichst frühzeitig abzugeben (letzteres, weil die Gerichtskosten sich umso mehr reduzieren, je früher das Verfahren beendet wird).

Hat der Kläger vorprozessual nicht abgemahnt, mag die Situation anders aussehen. Das EPG-Berufungsgericht weist daraufhin hin, dass es gerechtfertigt sein kann, dem Beklagten aus Billigkeitsgründen Kosten zuzusprechen, wenn ein Kläger ein Verfahren einleitet, ohne zuvor abzumahnen, und der Beklagte unmittelbar zu Beginn des Verfahrens eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abgibt. Dann habe der Kläger unnötige Kosten verursacht. 

Zulässigkeit des Streitbeitritts eines Patentpoolverwalters

Eine Person, die ein rechtliches Interesse am Ausgang eines Verfahrens über eine beim EPG eingereichte Klage nachweisen kann, kann einen Antrag auf Streithilfe einreichen, R. 313.1 VerfO (regelmäßig nur bis Abschluss des schriftlichen Verfahrens, R. 313.2 VerfO). Die Lokalkammer München hat entschieden, dass der Verwalter eines Patentpools (HEVC-Standard) das erforderliche rechtliche Interesse am Ausgang der Klage eines Poolmitglieds wegen Verletzung eines der zum Pool gehörigen Patente hat (Anordnung vom 2. Oktober 2024 - UPC_CFI_153/2024). 

Die Lokalkammer sah es als ausreichend an, dass der Poolverwalter ermächtigt ist, im Namen der Poolmitglieder Patentlizenzen unter Beachtung deren FRAND-Verpflichtungen zu verhandeln und zu erteilen, die Einhaltung der geschlossenen Lizenzvereinbarungen zu überwachen und die Lizenzgebühren einzuziehen sowie an die Lizenzgeber zu verteilen, wobei nur Patente Teil des Patentspool sein dürften, die standardessentiell und valide sind. Der Poolverwalter leite seine rechtliche Position vom Kläger ab und sei daher in dieser rechtlichen Position vom Ausgang des Verfahrens unmittelbar betroffen. Daraus resultiere ein unmittelbares und aktuelles Interesse am Verfahrensausgang (im Gegensatz zu einem – nicht ausreichenden – „mittelbaren“ Interesse, das z B. dann vorliegt, wenn der prospektive Streithelfer Partei eines nur parallel gelagerten Falls mit ähnlicher Interessenlage ist, vgl. EPG-Berufungsgericht, Anordnung vom 10. Januar 2024 – UPC_CoA_404/2023). 

Im Fall der Zulassung des Streitbeitritts wird der Streithelfer als Partei behandelt (R. 315.4 VerfO). Die gegenüber der vom Streithelfer unterstützten Partei erlassenen Anordnungen gelten gegenüber dem Streithelfer gleichermaßen, z. B. Zugangsbeschränkungen zum Schutz vertraulicher Informationen.